Процедура передачи товариществом с ограниченной ответственностью исключительного права на товарный знак

В соответствии с пп.1 ст.1 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), исключительное право – имущественное право владельца на использование товарного знака любым способом по своему усмотрению, в том числе право на его передачу другому лицу.

Вместе с тем, передача исключительного права на товарный знак (ТЗ) требует соблюдения определенных процедур, а именно:

1. Принятия решения о передаче исключительного права на ТЗ.

2. Оформления соответствующего договора.

3. Регистрации передачи исключительных прав на ТЗ в установленном законодательством порядке.

Процедура подачи заявления для регистрации передачи исключительного права на товарный знак пошагово расписана в конце настоящей статьи.

Разберем каждый из пунктов подробнее.

Принятие решения о передаче исключительного права на товарный знак

Решение о передаче исключительного права принимается общим собранием участников товарищества, и оформляется протоколом общего собрания.

В товариществе с ограниченной ответственностью, состоящем из одного участника, решение принимается единственным участником единолично и оформляется письменно.

Оформление договора уступки прав на товарный знак

Исключительное право на ТЗ в отношении всех товаров (услуг) либо их части может быть передано по договору уступки <ст.21 Закона>

Договор заключается письменной форме и подлежит обязательной регистрации в Государственном реестре товарных знаков. Несоблюдение письменной формы/ требования о регистрации влечет ничтожность договора.

Сторонами договора уступки являются:

Владелец – лицо, исключительное право которого на ТЗ зарегистрировано в Государственном реестре;

Правопреемник – юридическое или физическое лицо, которому передается исключительное право на ТЗ.

Существенным условием договора уступки является предмет договора, то есть сам ТЗ. При отсутствии в договоре данных, позволяющих идентифицировать ТЗ (№ свидетельства, № и дата заявки на регистрацию, дата истечения срока действия регистрации), договор будет считаться незаключенным и соответственно в регистрации такого договора будет отказано.

Регистрация передачи исключительного права на товарный знак

Регистрация передачи исключительного права на ТЗ осуществляется РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» (далее –НИИС).

Ранее, до 2019 года, была предусмотрена подача документов для регистрации на бумажных носителях, через канцелярию НИИС.

В настоящее время подача документов осуществляется только в электронной форме, через портал НИИС.

Обязательным условием является наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП) заявителя.

К слову, заявителем может выступать как владелец товарного знака, так правопреемник (или доверенное лицо любой из сторон), обычно это согласуется сторонами и отражается в договоре уступки. 

Какие документы нужны для регистрации уступки права на товарный знак

Перечень необходимых документов определен в пункте 8 Стандарта государственной услуги «Регистрация передачи исключительного права на товарный знак, селекционное достижение и объект промышленной собственности» и составляет:

• заявление (формируется автоматически при заполнении данных на портале и удостоверяется ЭЦП заявителя);
• электронная копия договора;
• электронная копия решения общего собрания/ единственного участника ТОО по вопросу заключения договора и представления полномочий по его подписанию руководителем товарищества;
• электронная копия доверенности, если заявление подается доверенным лицом (посредством ЭЦП доверенного лица).

Перечисленные документы представляются на казахском или русском языках. Иностранные имена и наименования юридических лиц указываются в казахской или русской транслитерации.

Оплата за регистрацию передачи исключительного права на товарный знак

Для регистрации договора уступки заявитель осуществляет оплату услуг НИИС по установленным ценам (при отсутствии оплаты или несоответствия суммы, уплаченной заявителем установленным размерам, экспертная организация в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления возвращает материалы документов без рассмотрения).

Стоимость услуги:

Проверка документов и регистрация передачи исключительного права на ТЗ Государственном реестре в отношении одного ТЗ и публикация сведений о его регистрации – 45 000,48 тенге

За каждый последующий ТЗ (если их больше одного), дополнительно оплачивается – 9 232, 38 тенге.

Произвести оплату можно только онлайн, картой любого банка второго уровня (другие варианты оплаты или прикрепление платежного поручения на портале не предусмотрены). 

Срок регистрации договора уступки

Регистрация осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи заявителем, перечисленных выше документов.

Основания, временно препятствующие регистрации передачи права на товарный знак:

• наличие срока для восстановления прекращенного действия исключительного права на ТЗ;
• представление неполного пакета документов либо несоответствие сведений в представленных документах;
• несоответствие сведений в представленных документах сведениям, содержащимся в Государственном реестре или в реестре, который ведется в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

В случае выявления указанных выше оснований, заявителю направляется запрос об их устранении (на устранение дается три месяца с даты подачи документов для регистрации передачи права на ТЗ). 

Основания для отказа в регистрации передачи права на товарный знак:

• истечение срока для восстановления прекращенного срока действия исключительного права на ТЗ;
• истечение срока для устранения оснований, временно препятствующих регистрации;
• получение заявления о регистрации от лица, не являющегося стороной договора;
• отсутствие регистрации права на распоряжение исключительным правом на ТЗ;
• введение в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае передачи права на ТЗ;

Пошаговая инструкция подачи заявления на регистрацию договора уступки

Для подачи заявления необходимо:

1. Перейти на сайт НИИС по ссылке https://www.kazpatent.kz/ru.

2. Кликнуть на окошко «договор коммерциализации».

3. Кликнуть на окошко «онлайн заявка».

4. Авторизоваться на портале по ЭЦП заявителя (владельца/ правопреемника/ доверенного лица).

5. Кликнуть на окошко «подать заявку» из всплывающего окна выбрать «договор коммерциализации», выбрать роль заявителя (владелец/ правопреемник/ доверенное лицо).

6. В форме заполнения данных:

• указать тип договора (договор уступки);
• объем передаваемых прав (нужно указать передача исключительного права на товарный знак);
• кликнуть  «Поиск ОД» , ввести № товарного знака, тип – товарный знак (система сама автоматически найдет заявленный товарный знак).

Если исключительное право передается в отношении нескольких товарных знаков, предусмотрена кнопка «добавить ОД».

7. Заполнить данные заявителя в разделе «адресат для переписки».

8. После того, как будут заполнены все указанные выше данные, необходимо:

• кликнуть на кнопку «сформировать заявление»;
• заполнить данные участников сделки  в разделе «Участники» (данные заявителя отражаются автоматически, при заполнении раздела «адресат для переписки»).
• вложить прилагаемые документы (договор, протокол/ решение, доверенность), все документы должны быть в формате PDF (документы другого формата, например JPJ система не примет);
• оплатить подачу заявки (зеленая кнопка сверху);
• подписать заявление ЭЦП.

Процедура не столь трудоемкая, как может показаться на первый взгляд и занимает порядка 15 минут.

Результат рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете.

Нормативное регулирование:

Передача исключительного права на товарный знак регулируется следующими нормативными правовыми актами:        

1. Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года N 456 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"

2. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1345 "Об утверждении Правил регистрации в Государственном реестре товарных знаков передачи исключительного права, предоставления права на использование товарного знака"